Beitrag: 02.12.2007 - Markenrecht; Zusätzliche Hinzuziehung eines Patentanwalts rechtsmissbräuchlich
*Aktualisiert am 06.10.2010

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In Markenrechtssachen ist es übliche Praxis geworden, dass zusätzlich zum Rechtsanwalt ein Patentanwalt zur vorgerichtlichen Abmahnung hinzugezogen wird.

Dabei erwächst dem Abgemahnten eine deutlich erhöhte Kostenlast. Das Landgericht Berlin, Urteil vom 18.09.2007, Az.: 15 O 698/06 hat dieser Praxis nun eine Absage erteilt.

Die Erstattungspflicht für die Mitwirkung eines Patentanwalts im vorgerichtlichen Verfahren wird mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG begründet, wonach die Kosten des zu einer Kennzeichenstreitigkeit hinzugezogenen Patentanwalts zu erstatten sind. Ein Nachweis der Notwendigkeit dieser Maßnahme ist nicht erforderlich.

Das Landgericht Berlin hat festgestellt, dass § 140 Abs. 3 MarkenG, der sich zunächst ausdrücklich nur auf das "gerichtliche Verfahren" bezieht nicht in jedem Fall auch auf die vorgerichtliche Hinzuziehung eines Patentanwalts anzuwenden ist.

Hier lag den Berliner Richtern wohl ein besonderer Fall vor.

Zwar vertritt die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur die Auffassung, dass § 140 Abs. 3 MarkenG auch vorgerichtlich anzuwenden ist, doch könne die vorgerichtliche Tätigkeit in Form der Abmahnung nicht in jedem Fall mit der gerichtlichen Vertretung in einer Markenstreitigkeit gleichgesetzt werden.

Dies ist dann der Fall, wenn ein Verstoß derart eindeutig ist, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts sich als rechtsmissbräuchlich darstellt.

Das Landgericht Berlin begründet dies damit, dass für den Anspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG die allgemeinen Grundsätze des Schadensersatzrechts nach §§ 249 ff. BGB gelten, so dass der verletzte Markenrechtsinhaber bei der außergerichtlichen Verfolgung seiner Rechte den Grundsatz der Schadensminderungspflicht zu beachten habe.

Die Schadensminderungspflicht erfordert, dass der Geschädigte Maßnahmen unterlässt, die ein verständiger Mensch, der die Kosten dafür selbst aufwenden müsste, unterläßt. Einem im Markenrecht versierten Rechtsanwalt sei es möglich, einen solchen Verstoß selbst zu bearbeiten.

Weitere Rechtsprechung:

12.11.2009 - OLG Frankfurt a. M., Az: 6 U 130/09 HTML [18 KB] - Zur Frage der Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Patentanwaltskosten

26.02.2009 - BGH, Az. I ZR 219/06 HTML - Thermoroll; Zur Verwendung des Zeichens mit dem Zusatz ® ohne Inhaberschaft oder Lizenz an der Marke (hier: Patentanwaltskosten bejaht).

siehe auch:

- Abmahnungs-Check per Fax
- Abmahnungs-Check @ mail

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