19.07.2007 - BGH, Az: I ZR 93/04 - Durch erste Verletzungshandlung keine zeitliche Begrenzung von Schadensersatz- und Auskunftsanspruch

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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

I ZR 93/04
19. Juli 2007

in dem Rechtsstreit

...

gegen

...

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin zu 1 wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels sowie der Revision der Klägerin zu 2 und der Anschlussrevision der Beklagten das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 3. Juni 2004 im Kostenpunkt und im Übrigen teilweise aufgehoben und insgesamt wie folgt neu gefasst:

Auf die Berufung der Beklagten wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das Urteil der 9. Zivilkammer des Landgerichts Braunschweig vom 1. Oktober 2003 teilweise aufgehoben und insgesamt wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin zu 1 5.001 € zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 1 den Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist bzw. noch entstehen wird, dass die Beklagte im Zeitraum zwischen dem 1. März 2003 und dem 17. April 2003 Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" angeboten und vertrieben hat.

3. Es wird festgestellt, dass der Auskunftsanspruch der Klägerin zu 1 bezüglich der unter Ziffer 2 bezeichneten Handlungen und zwar die Auskunft über das Verbreitungsgebiet und die Kosten des Werbeblattes vom 31. März 2003 in der Hauptsache erledigt ist.

4. Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber der Klägerin zu 1 die Richtigkeit der erteilten Auskunft über die Art und den Umfang der im Zeitraum zwischen dem 31. März 2003 und dem 17. April 2003 angebotenen und vertriebenen Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" an Eides Statt zu versichern.

5. Die Beklagte wird gegenüber der Klägerin zu 1 verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland in Alleinstellung die Bezeichnung "Windsor Garden" zu benutzen, nämlich diese Bezeichnung in Alleinstellung auf Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder die Bezeichnung in Alleinstellung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen zu benutzen.

6. Der Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung der Verpflichtung zu Ziffer 5 ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ord-nungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft zu vollstrecken an den jeweiligen Geschäftsführern, angedroht.

7. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 1 den Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer 5 bezeichneten, seit dem 17. April 2003 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden ist bzw. noch entstehen wird.

8. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin zu 1 Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der unter Ziffer 5 bezeichneten Handlungen und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergeben:

a) Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreise,

b) die Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren

c) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet,

d) Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und gewerblichen Adressaten von Angeboten.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Gerichtskosten tragen die Klägerin zu 1 2/100, die Klägerin zu 2 20/100 und die Beklagte 78/100. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 trägt die Beklagte 98/100. Die Klägerin zu 2 trägt 20/100 der außergerichtlichen Kosten der Beklagten. Im Übrigen behalten die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.

Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der mit Priorität vom 2. Oktober 2002 unter anderem für Kleineisenwaren und Waren aus Metall eingetragenen Wortmarke "Windsor Estate" (Klagemarke); die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 14. Februar 2003. Die Klägerin zu 2, der eine Lizenz an der Klagemarke zusteht, vertreibt unter diesem Zeichen Rankhilfen für Pflanzen.

Die Beklagte bot in einem am 31. März 2003 verbreiteten Werbeblatt Rankhilfen unter der Bezeichnung "Windsor Estate" an und vertrieb diese bundesweit in über 200 Filialen. Nach Darstellung der Klägerinnen benutzte die Beklagte beim Vertrieb ihrer Rankhilfen seit dem 17. April 2003 die Bezeichnung "Windsor Garden".

Die Klägerinnen haben behauptet, die Klägerin zu 2 habe erhebliche Einbußen beim Absatz der Rankhilfen dadurch erlitten, dass die Beklagte beim Absatz der gleichartigen Produkte die Bezeichnungen "Windsor Estate" und "Windsor Garden" benutzt habe.

Die Klägerinnen haben - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

1. …

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen dadurch entstanden ist bzw. noch entstehen wird, dass die Beklagte im Zeitraum zwischen dem 1. März 2003 und dem 17. April 2003 Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" angeboten oder vertrieben hat;

3. die Beklagte gegenüber der Klägerin zu 1 zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland in Alleinstellung die Bezeichnung "Windsor Garden" zu benutzen, nämlich diese Bezeichnung in Alleinstellung auf Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder die Bezeichnung in Alleinstellung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen zu benutzen;

4. festzustellen, das die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen durch die unter Ziffer 3 bezeichneten, seit dem 17. April 2003 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden ist bzw. noch entstehen wird;

5. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der unter Ziffer 3 bezeichneten Handlungen und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergeben:

a) die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und abnehmenden Filialen der Beklagten sowie Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreise;

b) die Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren;

c) der erzielte Gewinn;

d) Namen und Anschriften der gewerblichen Adressaten von Angeboten

e) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet;

6. die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit der erteilten Auskunft an Eides Statt zu versichern.

Hinsichtlich des in erster Instanz auf den Zeitraum vom 1. März bis 17. April 2003 bezogenen Auskunftsanspruchs bezüglich der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Estate" haben die Klägerinnen den Rechtsstreit für in der Hauptsache erledigt erklärt.

Die Beklagte hat geltend gemacht, Schadensersatzansprüche der Klägerinnen seien nicht gegeben. Sie habe vor dem 17. April 2003 nicht schuldhaft gehandelt. Die Klagemarke werde durch die Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" nicht verletzt.

Das Landgericht hat der Klage bis auf einen Teil der Auskunftsansprüche stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage der Klägerin zu 2 insgesamt und die Klage der Klägerin zu 1 teilweise abgewiesen. Den mit dem Feststellungsantrag zu 2 geltend gemachten Schadensersatzanspruch hat das Berufungsgericht auf den Zeitraum vom 31. März 2003 bis 17. April 2003 beschränkt. Den für erledigt erklärten Auskunftsantrag hat das Berufungsgericht für ursprünglich begründet erachtet, soweit die Klägerin zu 1 Auskunft über das Verbreitungsgebiet des Werbeblatts begehrt hatte. Bezogen auf die Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten teilweise bestätigt, die Richtigkeit der erteilten Auskunft an Eides Statt zu versichern. Dem auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageantrag zu 4 hat das Berufungsgericht für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 stattgegeben. Den mit dem Klageantrag zu 5 geltend gemachten Auskunftsanspruch hat das Berufungsgericht teilweise zuerkannt. Im Übrigen hat es auch die Klage der Klägerin zu 1 abgewiesen.

Dagegen richten sich die (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revisionen der Klägerinnen und die Anschlussrevision der Beklagten. Die Klägerinnen erstreben mit ihren Rechtsmitteln, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte wendet sich mit ihrer Anschlussrevision gegen die teilweise Verurteilung nach den Klageanträgen zu Nr. 2, 4, 5 und 6. Die Klägerin zu 1 beantragt, die Anschlussrevision der Beklagten zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin zu 1 geltend gemachten Ansprüche für teilweise begründet erachtet und die Klage der Klägerin zu 2 insgesamt abgewiesen. Hierzu hat es ausgeführt:

Der gegen die Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG bestehe nicht. Die Art der Waren, die unter den zu vergleichenden Kennzeichen vertrieben würden, sei zwar identisch. Die zu vergleichenden Kennzeichen stimmten aber nur im Bestandteil "Windsor" überein, der die Zeichen in ihrer Gesamtheit nicht präge. Das englische Wort "Estate" der Klagemarke sei dem inländischen Verkehr in seiner Bedeutung nicht allgemein bekannt. Der Sinngehalt dieses Worts könne daher zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht mit herangezogen werden. Die zu vergleichenden Zeichen lägen derart weit auseinander, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zwar könnten vorausgegangene Zeichenverletzungen im Einzelfall dazu führen, dass der Verletzer einen größeren Abstand zu dem geschützten Zeichen einzuhalten habe. Davon sei aber zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz im Jahre 2004 nicht mehr auszugehen. Bei den Rankhilfen handele es sich um typische Saisonware, deren Verkauf zum Jahresschluss beendet sei. In der folgenden Gartensaison wirke die Erinnerung des Publikums an die Werbung des Vorjahres im Streitfall nicht mehr fort.

Ein Schadensersatzanspruch wegen Markenverletzung stehe allein der Klägerin zu 1 und nicht der Klägerin zu 2 zu. Die Beklagte habe die Klagemarke durch ihre identische Benutzung schuldhaft verletzt. Bei pflichtgemäßem Vorgehen habe der Beklagten bei der Schaltung der Werbung sechs Wochen nach Veröffentlichung der Eintragung die Klagemarke nicht verborgen bleiben können. Die Schadensersatzpflicht bestehe erst seit der erstmaligen Benutzung des mit der Klagemarke identischen Zeichens durch die Beklagte und damit seit dem 31. März 2003. Die Wahrscheinlichkeit eines Schadens ergebe sich schon unter dem Gesichtspunkt eines Marktverwirrungsschadens.

Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Klagemarke durch Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" durch die Beklagte bestehe für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis zum Jahresende 2003. Zwar liege an sich keine Verwechselbarkeit zwischen der Klagemarke und der Bezeichnung "Windsor Garden" i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Aufgrund der Werbung der Beklagten mit der Bezeichnung "Windsor Estate" für die Rankhilfen sei jedoch das Erinnerungsbild des Publikums überlagert worden und daher für den Zeitraum bis Ende 2003 von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Für den Zeitraum bis 31. März 2003 habe kein Auskunftsanspruch bestanden, weil keine Verletzungshandlung erfolgt sei. Auskunft über die Kosten des Werbeblatts hätten die Klägerinnen ebenfalls nicht verlangen können. In diesem Umfang sei deshalb keine Erledigung des Auskunftsanspruchs eingetreten.

Für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 könne die Klägerin zu 1 zur Bezifferung ihres Schadensersatzanspruchs Auskunft verlangen. Der Auskunftsanspruch beziehe sich allerdings nicht auf den vorhergehenden und den nachfolgenden Zeitraum und nicht auf den erzielten Gewinn.

Die Klägerin zu 1 könne verlangen, dass die Beklagte die Richtigkeit der von ihr erteilten Auskunft an Eides Statt versichere. Die berichtigte Auskunft der Beklagten vom 16. Dezember 2003, die von den vorherigen Zahlen grundlegend abgewichen sei, erwecke den Eindruck mangelnder Sorgfalt bei der Auskunftserteilung und deute darauf hin, dass die Beklagte versucht habe, den Umfang des Vertriebs rechtsverletzender Waren zu verschleiern.

Der Klägerin zu 2 stünden die von ihr geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht zu. Sie sei nur Inhaberin einer einfachen Markenlizenz, die nur eine schuldrechtliche Nutzungsposition ohne selbständige Rechte gegen Dritte begründe. Da eine Verdinglichung der Nutzungsposition fehle, greife § 30 Abs. 4 MarkenG nicht ein. Bei einer einfachen Markenlizenz könne nur der Markeninhaber Schadensersatz beanspruchen, der einen Schaden des Lizenznehmers im Wege der Drittschadensliquidation geltend machen könne.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 1 hat teilweise Erfolg, während die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten zurückzuweisen sind.

1. Feststellung der Schadensersatzverpflichtung nach dem Klageantrag zu 2

Die Revision der Klägerin zu 1 hat Erfolg, soweit sie sich gegen die teilweise Abweisung des Klageantrags zu 2 richtet, während der Revision der Klägerin zu 2 und der Anschlussrevision der Beklagten, mit der sie eine vollständige Abweisung des Feststellungsantrags zu 2 erstrebt, der Erfolg zu versagen sind.

a) Der Klägerin zu 1 steht für den Zeitraum vom 1. März 2003 bis 17. April 2003 der geltend gemachte Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 MarkenG zu.

aa) Die Beklagte hat mit der Bezeichnung "Windsor Estate" ein mit der Wortmarke der Klägerin zu 1 identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte die Markenverletzung zumindest fahrlässig begangen hat. Die Veröffentlichung der Eintragung der Marke "Windsor Estate" war am 14. Februar 2003 erfolgt. Bei Anwendung gehöriger Sorgfalt konnte die Beklagte jedenfalls am 28. Februar 2003 Kenntnis von der Markeneintragung haben (vgl. BGH, Urt. v. 15.3.1957 - I ZR 72/55, GRUR 1957, 430, 433 - Havana).

Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 sei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden. Der Eintritt eines Schadens durch die festgestellte Verletzung der Wortmarke der Klägerin zu 1 ergibt sich daraus, dass die Klägerin zu 1 den Eingriff in ihr Markenrecht als vermögenswertes Recht nicht hinnehmen muss und jedenfalls Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie beanspruchen kann (BGHZ 166, 253, 266 - Markenparfümverkäufe).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Schadensersatzanspruch sei nicht seit dem 1. März 2003, sondern erst seit dem 31. März 2003 begründet. Die erste nachgewiesene Verletzungshandlung, auf die es für den Beginn des Zeitraums der Schadensersatzfeststellung entscheidend ankomme, liege in der Verbreitung des Werbeprospekts am 31. März 2003. Dem kann nicht beigetreten werden.

(1) In der Rechtsprechung des Senats war allerdings anerkannt, dass ein Schadensersatzanspruch, der aus - wie hier - einer Kennzeichenverletzung oder aus dem (schuldhaften) Vertrieb oder sonstigen Inverkehrbringen eines wettbewerbswidrig nachgeahmten Produkts hergeleitet wird, frühestens mit deren Begehung entstehen kann und der Gläubiger im Prozess daher vortragen und unter Beweis stellen muss, ob und wann eine Verletzungshandlung begangen worden ist. Entsprechend hat der Senat für den zeitlichen Umfang des Auskunftsanspruchs nach § 242 BGB, bei dem es sich um einen Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch handelt, als frühesten Zeitpunkt den Beginn der beanstandeten Verletzungshandlungen angesehen (BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307, 308 - Gaby; Urt. v. 21.3.1991 - I ZR 158/89, WRP 1991, 575, 578 - Betonsteinelemente; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 214/00, GRUR 2003, 892, 893 = WRP 2003, 1220 - Alt Luxemburg). Dem ist das marken- und wettbewerbsrechtliche Schrifttum weitgehend gefolgt (Ahrens/ Loewenheim, Der Wettbewerbsprozess, 5. Aufl., Kap. 72 Rdn. 5; Fezer/ Büscher, UWG, § 8 Rdn. 271; Großkomm.UWG/Köhler, Vor § 13 B Rdn. 416; ders. in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 25. Aufl., § 9 UWG Rdn. 4.11; Harte/Henning/Brüning, UWG, Vor § 12 Rdn. 154; Plaß in HK-WettbR, 2. Aufl., Vor §§ 8 ff. Rdn. 17; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 3370; Lehmler, UWG, Vor § 9 Rdn. 7; MünchKomm.UWG/Fritzsche, § 9 Rdn. 156; Koch in Ullmann jurisPK-UWG, § 9 Rdn. 150; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 38 Rdn. 7; ders., Festschrift Tilmann, 2003, S. 913, 920; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 263). Dagegen hat der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs angenommen, dass im Patent- und Sortenschutzrecht die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung von der Kennzeichnung als schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlung abgesehen einer zeitlichen Beziehung entbehren, weil allein auf die Verletzungshandlung abzustellen sei, ohne dass es auf den Zeitpunkt ankomme, zu dem die Verletzungshandlung vorgenommen worden sei, und deshalb der Beginn der Verletzungshandlung nicht nachgewiesen zu werden brauche (BGHZ 117, 264, 278 f. - Nicola, im Anschluss an RG Mitt. 1931, 72, 74; BGH, Urt. v. 16.3.1956 - I ZR 62/55, GRUR 1956, 265, 269 - Rheinmetall-Borsig I; vgl. ferner RGZ 107, 251, 255; ebenso: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 19 Rdn. 11 f.; Großkomm.UWG/Jacobs, Vor § 13 D Rdn. 229 u. 233; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 140; Melullis, Handbuch des Wettbewerbsprozesses, 3. Aufl. Rdn. 1105; Krieger, GRUR 1989, 802, 803; Tilmann, GRUR 1990, 160 ff.; Jestaedt, GRUR 1993, 219, 222; Meier-Beck, GRUR 1998, 276, 279 f.; Grosch/Schilling, Festschrift Eisenführ, 2003, S. 131, 134 ff.; ferner zu den technischen Schutzrechten Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 Rdn. 88a; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 140b Rdn. 55; Mes, PatG, GebrMG, § 140b PatG Rdn. 10).

Der Senat schließt sich dieser vom X. Zivilsenat für das Patent- und Sortenschutzrecht vertretenen Auffassung nicht zuletzt im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs an. Für sie spricht neben den vom X. Zivilsenat angeführten Gründen auch, dass die durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422) eingeführten Ansprüche auf Drittauskunft (nunmehr: § 19 MarkenG, § 46 GeschmMG, § 101a UrhG, § 140b PatG, § 9 Abs. 2 HalblSchG, § 37b SortSchG, § 24b GebrMG) keiner zeitlichen Beschränkung unterliegen (Fezer aaO § 19 Rdn. 12). Dadurch wird den Interessen des Gläubigers an einer effektiven Rechtsdurchsetzung nach vorausgegangener Rechtsverletzung Rechnung getragen, die die Belange des Schuldners überwiegen, keine dem Gläubiger unbekannten Verletzungshandlungen zu offenbaren.

(2) Im Streitfall hat die Beklagte Rankhilfen für Pflanzen mit der Kennzeichnung "Windsor Estate" jedenfalls ab dem 31. März 2003 angeboten und vertrieben und dadurch die gleichlautende Marke der Klägerin zu 1 verletzt. Dies rechtfertigt die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung für den mit dem Klageantrag zu 2 verfolgten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 MarkenG.

b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 dagegen, dass das Berufungsgericht dieser einen eigenen Schadensersatzanspruch nach dem Klageantrag zu 2 versagt hat. Die Klägerin zu 2 hat als Lizenznehmerin der Klagemarke der Klägerin zu 1 keinen eigenen Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG. Für den Fall der schuldhaften Verletzung einer Marke ist ein Schadensersatzanspruch nur in der Person des Markeninhabers begründet.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin zu 2 sei der Verletzungsklage nach § 30 Abs. 4 MarkenG beigetreten, um den Ersatz ihres Schadens geltend zu machen. Eigene Schadensersatzansprüche stünden der Klägerin zu 2 jedoch nicht zu, weil sie nur Inhaberin einer einfachen und nicht einer ausschließlichen Markenlizenz sei. Inhaber einer einfachen Markenlizenz könnten sich nur auf eine schuldrechtlich wirkende Nutzungsposition gegenüber dem Schutzinhaber stützen, ohne dass sie selbständige Rechte gegen Dritte hätten. Sie könnten keinen Schadensersatz von einem Verletzer des Markenrechts beanspruchen, sondern müssten sich an ihren Lizenzgeber halten. Diese Ausführungen halten im Ergebnis der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

bb) Nach § 30 Abs. 1 MarkenG kann das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht für Waren, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder eines Teils dieses Gebiets sein. Unter Geltung des Warenzeichengesetzes war in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt, dass an einem Warenzeichen nur eine schuldrechtliche Lizenz begründet werden konnte, deren Wirkungen sich auf die Lizenzvertragsparteien beschränkte (RGZ 99, 90, 92 - Gilette). Von einer schuldrechtlichen Wirkung der Lizenz an einer Marke ist unter Geltung des Warenzeichengesetzes auch der Bundesgerichtshof ausgegangen (BGHZ 1, 241, 246 - Piek Fein; 44, 372, 375 - Meßmer-Tee II; ebenso: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., WZG, Anh. § 8 Rdn. 2; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 10; Fezer aaO § 30 Rdn. 10). Grund hierfür war die Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb. Nachdem mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes eine Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nicht mehr besteht, ist kein Grund ersichtlich, die Möglichkeit auszuschließen, mit dinglicher Wirkung an einer Marke Lizenzen einzuräumen (Fezer aaO § 30 Rdn. 8; Lange aaO Rdn. 1404; a.A. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 30 Rdn. 21; Sosnitza, Festschrift Schricker, 2005, S. 183, 195). Überwiegend wird angenommen, dass die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz mit dinglicher Wirkung erfolgt (OLG München NJW-RR 1997, 1266, 1267; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 181, 182; Fezer aaO § 30 Rdn. 7; Starck, WRP 1994, 698, 702; a.A. Lange aaO Rdn. 1408).

Im Streitfall kann die Frage dahinstehen, ob der Klägerin zu 2 - wie die Revision annimmt - eine ausschließliche Lizenz eingeräumt worden ist und ob ihr eine Lizenz mit schuldrechtlicher oder dinglicher Wirkung erteilt ist.

Nach der Vorschrift des § 30 Abs. 4 MarkenG kann der Lizenznehmer einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen. Der Lizenznehmer erlangt dadurch nicht die Stellung eines Nebenintervenienten i.S. von § 66 Abs. 1 ZPO. Er wird vielmehr selbst Prozesspartei. Lizenzgeber und Lizenznehmer sind nach einem Beitritt des Lizenznehmers zur Verletzungsklage des Lizenzgebers einfache Streitgenossen (Ingerl/Rohnke aaO § 30 Rdn. 74; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 30 Rdn. 68; Pahlow in HK-MarkenR § 30 Rdn. 55; Plaß, GRUR 2002, 1029, 1036). Die Klägerin zu 2 konnte sich daher - wie geschehen - als Prozesspartei am Verletzungsprozess der Klägerin zu 1 beteiligen.

Die Bestimmung des § 30 Abs. 4 MarkenG stellt jedoch keine materielle, sondern ausschließlich eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 30 Rdn. 70; a.A. Plaß, GRUR 2002, 1029, 1030 f.). Sie regelt nicht die Frage, ob dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 86). Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch bei einer Markenverletzung ist danach § 14 Abs. 6 MarkenG. Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor. Den Schaden, der dem Lizenznehmer entstanden ist, kann der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation im eigenen Namen gel-tend machen (Fezer aaO § 30 Rdn. 32; Lange aaO Rdn. 1412; a.A. zum Patentrecht: Ullmann in Benkard aaO § 15 PatG Rdn. 102). Die Wirkung des § 30 Abs. 4 MarkenG erschöpft sich darin, dass dem Lizenznehmer die Möglichkeit eröffnet wird, als Streitgenosse des Markeninhabers in dessen Verletzungsprozess aufzutreten und Leistung an den Markeninhaber zu verlangen. Mangels eigener Anspruchsgrundlage kann die Klägerin zu 2 als Lizenznehmerin der Marke der Klägerin zu 1 danach keine Leistung an sich beanspruchen.

Diese Auslegung des nationalen Markenrechts steht in Übereinstimmung mit der Regelung der Lizenz in Art. 22 GMV. Die Vorschrift der GMV sieht eben-falls keine Unterscheidung zwischen der schuldrechtlichen und der dinglichen Lizenz vor und räumt in Art. 22 Abs. 4 GMV dem Lizenznehmer, falls der Inhaber der Gemeinschaftsmarke Verletzungsklage erhoben hat, nur die Möglichkeit ein, dem Verletzungsverfahren beizutreten.

2. Feststellung der Erledigung des Auskunftsantrags

Mit Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 1 dagegen, dass das Berufungsgericht den auf Feststellung der Erledigung des Auskunftsanspruchs gerichteten Klageantrag, soweit er die Klägerin zu 1 betrifft, teilweise abgewiesen hat. Dagegen hat die Revision der Klägerin zu 2 gegen die teilweise Abweisung des Feststellungsantrags keinen Erfolg.

a) Das Landgericht hatte festgestellt, dass der Rechtsstreit zur Auskunft über das Verbreitungsgebiet und die Kosten des Werbeblatts vom 31. März 2003 in der Hauptsache erledigt war. Das Berufungsgericht hat diese Feststellung auf die Auskunft der Klägerin zu 1 über das Verbreitungsgebiet beschränkt. Gegenstand der Beschwer der Klägerinnen durch das Berufungsgericht und Gegenstand des Revisionsangriffs ist daher nur der in der Berufungsinstanz abgewiesene Teil des für erledigt erklärten Auskunftsanspruchs.

b) Den Auskunftsanspruch der Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht zu Unrecht verneint und die Klage deshalb abgewiesen. Die Klägerin zu 1 konnte von der Beklagten auch eine Auskunft über die Kosten des Werbeblatts vom 31. März 2003 gemäß § 242 BGB verlangen. Der Auskunftsanspruch umfasste auch Art und Umfang der Werbung. Dazu zählen im Streitfall die Kosten des Werbeblatts, weil die Kenntnis dieser Kosten im Hinblick auf die bundesweit gestreute Werbung zur Beurteilung des Werbeumfangs notwendig war (vgl. BGH, Urt. v. 12.2.1987 - I ZR 70/85, GRUR 1987, 364, 365 - Vier-Streifen-Schuh). Bestätigt wird dies durch die von der Beklagten erteilte Auskunft, wonach die Kosten dieser Werbung 555.829,60 € ausmachten.

c) Den auf Feststellung der Erledigung des Auskunftsanspruchs gerichteten Klageantrag der Klägerin zu 2 hat das Berufungsgericht dagegen zu Recht abgewiesen. Der von der Klägerin zu 2 bis zur Erledigungserklärung verfolgte Auskunftsantrag war nicht begründet. Ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, der der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs diente, stand der Klägerin zu 2 mangels eigenen Schadensersatzanspruchs nicht zu (II 1 b).

3. Antrag auf Versicherung der Richtigkeit der Auskunft an Eides Statt

Das Berufungsgericht hat - anders als das Landgericht - nur einen Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die Beklagte für begründet erachtet, die Richtigkeit der erteilten Auskunft über Art und Umfang der unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" angebotenen und vertriebenen Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen und nur bezogen auf den Zeitraum vom 31. März 2003 (statt vom 1. März 2003) bis 17. April 2003 eidesstattlich zu versichern. Die dagegen ge-richteten Revisionen der Klägerinnen und die Anschlussrevision der Beklagten, mit der sie die vollständige Abweisung dieses Antrags begehrt, sind zurückzuweisen.

Die Revisionen der Klägerinnen sind insofern unzulässig. Sie sind, bezogen auf die teilweise Abweisung dieses selbständigen prozessualen Anspruchs, nicht nach § 551 Abs. 3 Nr. 2 lit. a ZPO begründet worden.

Die Anschlussrevision ist unbegründet, weil der Klägerin zu 1 ein Anspruch nach § 260 Abs. 2 BGB in dem vom Berufungsgericht zuerkannten Umfang darauf zusteht, dass die Beklagte die Richtigkeit der von ihr erteilten Auskunft an Eides Statt versichert. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Beklagte die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt hat.

4. Antrag auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" (Klageantrag zu 3)

Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 1 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" für Rankhilfen durch die Beklagte scheide wegen fehlender Verwechslungsgefahr aus, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zwischen der Klagemarke "Windsor Estate" der Klägerin zu 1 und der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "Windsor Garden" besteht Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und den von der Beklagten vertriebenen Rankhilfen Warenidentität besteht.

c) Zur Kennzeichnungskraft der Wortmarke der Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht keine gesonderten Feststellungen getroffen. Hiergegen erinnern die Revision und die Anschlussrevision nichts. Mangels gegenteiliger Feststellungen ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.

d) Den Grad der Ähnlichkeit der Wortmarke "Windsor Estate" mit dem Zeichen "Windsor Garden" der Beklagten hat das Berufungsgericht als so gering angesehen, dass es trotz Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr verneint hat. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht ist allerdings im Ansatz zutreffend von dem im Kennzeichenrecht maßgeblichen Grundsatz ausgegangen, dass es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Revisionsverfahren nur eingeschränkt dar-auf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind.

Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, dem Bestandteil "Windsor" in der Klagemarke komme keine das gesamte Zeichen prägende Bedeutung zu. Wegen des Bezugs zum englischen Königshaus und dessen Stammschloss handele es sich um eine Angabe mit beschreibendem Gehalt. Die Übersetzung des weiteren englischen Worts "Estate" der Klagemarke sei erheblichen Teilen des ange-sprochenen inländischen Verkehrs unbekannt, weil das Wort nicht zum Grundwortschatz gehöre. Es trete deshalb nicht im Gesamteindruck der Wortmarke der Klägerin zu 1 zurück. Das Berufungsgericht ist deshalb davon ausgegangen, dass die Kollisionszeichen keine Annäherungen durch begriffliche Übereinstimmungen im Hinblick auf die Wörter "Estate" (Landgut) und "Garden" (Garten) aufweisen, sondern Gemeinsamkeiten nur in Bezug auf "Windsor" vorliegen. Es hat deshalb weiter angenommen, dass die Zeichenähnlichkeit nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dem kann nicht beigetreten werden. Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit den beschreibenden Gehalt der Bestandteile "Estate" und "Garden" der Kollisionszeichen nicht ausreichend berücksichtigt und ist deshalb von einem zu geringen Grad der Zeichenähnlichkeit ausgegangen.

Bei der Klagemarke "Windsor Estate" wird ein Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise das englische Wort "Estate" entweder zutreffend mit "Landgut" übersetzen oder doch zumindest dieses Wort als Gattungsbegriff einordnen. Im Übrigen werden die Verkehrskreise, wenn sie mit der Klagemarke konfrontiert werden, in der zusammengesetzten Marke "Windsor Estate" das Zeichenwort "Estate" jedenfalls nur als Beiwerk auffassen, weil sie sich in erster Linie an dem ihnen bekannten und an erster Stelle stehenden Begriff "Windsor" orientieren werden. Davon ist ebenfalls bei dem von der Beklagten benutzten Zeichen "Windsor Garden" auszugehen. Dem angesprochenen inländischen Publikum ist - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - das englische Wort "Garden" in seiner deutschen Übersetzung allgemein bekannt.

Sind die Zeichenbestandteile "Estate" und "Garden" danach an beschreibende Angaben angelehnt oder fasst sie das angesprochene Publikum nur als Beiwerk auf, treten sie weitgehend in den Hintergrund und bestimmen den Gesamteindruck der Kollisionszeichen nicht maßgeblich mit (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Wesentlich für den Gesamteindruck der Kollisions-zeichen ist danach der übereinstimmend in beiden Zeichen enthaltene Wortbestandteil "Windsor". Bei den zusammengesetzten Zeichen "Windsor Estate" und "Windsor Garden" ist danach von jedenfalls mittlerer Zeichenähnlichkeit und nicht nur von einer geringen Zeichenähnlichkeit oder gar - wie die Revisionserwiderung den Ausführungen des Berufungsgerichts entnommen hat - von Zeichenunähnlichkeit auszugehen.

In Anbetracht von Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und einer jedenfalls nicht nur geringen Zeichenähnlichkeit liegt Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Windsor Garden" der Beklagten i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

5. Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung für den Zeitraum seit 17. April 2003 (Klageantrag zu 4)

Das Berufungsgericht hat den mit dem Klageantrag zu 4 geltend gemachten Schadensersatzanspruch wegen Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" nur für die Klägerin zu 1 und beschränkt auf den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 zuerkannt. Die dagegen gerichtete Revision der Klägerin zu 1 hat Erfolg, während die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet sind.

a) Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 6 MarkenG zu.

Die Beklagte hat die Marke der Klägerin zu 1 schuldhaft i.S. von § 14 Abs. 6 MarkenG verletzt. Bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt hätte die Beklagte erkennen können, dass sie mit der Bezeichnung "Windsor Garden" in den Schutzbereich der Klagemarke eingriff. Davon ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen, das den Schadensersatzanspruch - wenn auch von seinem Standpunkt folgerichtig nur zeitlich begrenzt - der Klägerin zu 1 zuerkannt hat.

Soweit sich die Anschlussrevision gegen eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wendet, hat sie aus den Gründen zu II 4 keinen Erfolg.

Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 sei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden. Insoweit gelten die Erwägungen unter II 1 a aa entsprechend.

Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch entgegen der Annahme des Berufungsgerichts auch seit dem 14. April 2003 und nicht erst seit dem 2. Juni 2003 zu. Der Schadensersatzanspruch wegen schuldhafter Markenverletzung nach § 14 Abs. 6 MarkenG ist nicht auf den Zeitraum seit der erstmals nachgewiesenen Verletzungshandlung beschränkt (vgl. oben II 1 a bb (1)).

b) Die Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg. Der Klägerin zu 2 steht neben der Klägerin zu 1 kein selbständiger Schadensersatzanspruch zu (dazu II 1 b).

6. Antrag auf Auskunft (Klageantrag zu 5)

Das Berufungsgericht hat den mit dem Klageantrag zu 5 geltend gemachten Auskunftsanspruch nur für die Klägerin zu 1 bezogen auf den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 und ohne den unter Ziffer 5c angeführten Gewinn für begründet erachtet.

Die Revision der Klägerin zu 1 gegen die teilweise Abweisung des Auskunftsanspruchs hat zum Teil Erfolg; die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten sind unbegründet.

a) Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch nach § 242 BGB ohne zeitliche Beschränkung zu (vgl. II 1 b und II 5). Deshalb ist die Anschlussrevision unbegründet, mit der sich die Beklagte gegen den vom Berufungsgericht teilweise zuerkannten Auskunftsanspruch wendet.

Die Angabe des erzielten Gewinns kann die Klägerin zu 1 jedoch nicht beanspruchen. Dass die Angabe des Gewinns neben der Angabe der Lieferungen, Lieferzeiten, Lieferpreise, Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren zur Ermittlung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin zu 1 erforderlich ist, hat das Berufungsgericht zu Recht nicht angenommen.

b) Die Revision der Klägerin zu 2 hat auch in dieser Hinsicht keinen Erfolg. Ihr steht ein eigener Schadensersatzanspruch nicht zu (vgl. Abschnitt II 1 b und II 5 b). Deshalb hat sie auch keinen zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs dienenden Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung.

Kosten

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

(Unterschriften)

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